por Alec Schibanoff
Una patente concedida (si bien su valor figura en la categoría “Activos intangibles” en la mayoría de los balances) es en gran medida un activo duro. Es un documento del gobierno federal estadounidense que otorga exclusividad al propietario (el “cesionario”) de la invención amparada por la patente durante 20 años. Es un concepto estadounidense que los Padres Fundadores consideraban tan importante que –en lugar de dejar que el Congreso promulgara la legislación sobre patentes– ¡incorporaron las patentes (y los derechos de autor) en la Constitución original de los Estados Unidos! La brillantez de los Padres Fundadores todavía nos sorprende 250 años después.
Pero ¿qué pasa con una solicitud de patente? IPOfferings y otros corredores de patentes representan principalmente patentes concedidas. Los derechos creados y protegidos por la patente están ahí, en blanco y negro, en el documento de patente. Y cuando se vende una patente, la propiedad de la patente se “asigna” a un nuevo propietario que adquiere la patente y todos los derechos asociados con ella.
¡Sin embargo, una solicitud de patente no es garantía de nada por parte de los Estados Unidos de América! Es una aplicación. Puede (o no) ser aprobado y convertirse en una patente concedida. De hecho, sólo el 52% de todas las solicitudes de patentes llegan a ser concedidas. Casi la mitad de todas las solicitudes de patente son rechazadas por el examinador de patentes o se abandona la solicitud de patente.
Cuando nos contactan solicitantes de patentes que desean monetizar sus solicitudes de patente, siempre les informamos sobre la tasa de aprobación/rechazo de 50/50. Sus respuestas son siempre las mismas: tienen la patente más grande jamás presentada en la historia de las patentes de EE. UU., tienen el mejor abogado de patentes que jamás haya ejercido ante la USPTO, ¡y no hay absolutamente ninguna duda de que sus solicitudes de patentes serán aprobadas! Si bien admiramos su entusiasmo, el hecho es que sólo la mitad de todas las solicitudes de patente se conceden, por lo que hay que tener en cuenta ese factor cuando se va a vender una solicitud de patente.
La tasa de aprobación/rechazo de 50/50 de una solicitud de patente debe tenerse en cuenta en la venta de una solicitud de patente. Generalmente se hace de una de las siguientes maneras.
♦ Venta en efectivo: Algunas solicitudes de patente se compran simplemente por dinero en efectivo, y la entidad adquirente se hace cargo de la tramitación de la solicitud de patente (a veces reteniendo al abogado de patentes original, a veces contratando a uno nuevo) y el nuevo cesionario de la solicitud de patente asume el riesgo de que la solicitud de patente no sea aprobada como una patente concedida. En tales casos, el comprador suele haber llevado a cabo una diligencia debida considerable y está razonablemente satisfecho de que se le concederá la patente.
♦ Comprar una opción: Algunos adquirentes pagarán por una opción sobre la patente concedida, siempre y cuando se conceda. Se acuerda un precio de compra para la patente concedida y, cuando se conceda la patente, se transferirá al nuevo propietario a cambio del precio de compra acordado. O el solicitante original continúa con la tramitación de la solicitud de patente o el optante se hace cargo de la tramitación. Si se rechaza la solicitud de patente, el solicitante original se queda con el dinero que le pagaron por la opción, pero no hay venta de patente porque no se ha concedido ninguna patente.
♦ Compra con Bono: El adquirente compra la solicitud de patente por X dólares y se hace cargo de la tramitación de la solicitud de patente. Si se concede una patente, se paga al solicitante original una bonificación acordada de Y dólares.
Para las dos segundas opciones existe la difícil cuestión de qué reivindicaciones llegan a la patente concedida. No es raro que un examinador de patentes acepte algunas reivindicaciones y rechace otras, por lo que es posible –de hecho, probable- que la patente que se concede no tenga todas las reivindicaciones de la solicitud original, algunas de las cuales pueden ser de importancia para el comprador, por lo que este factor se ha incluido en el acuerdo para adquirir la solicitud de patente o tomar una opción sobre la patente concedida.
Solicitudes de patentes publicadas versus no publicadas: Cuando se presenta una solicitud de patente, la Oficina de Patentes la mantiene en secreto durante 18 meses, momento en el que se publica la solicitud de patente. Es decir, se hace público. Como resultado, es mucho más fácil vender una solicitud de patente publicada, ya que cualquiera puede visitar el sitio web de la USPTO o Google Patents o media docena de otros sitios web y ver la solicitud de patente real. Durante esos primeros 18 meses –si bien la solicitud de patente es un documento secreto– dar copias de la solicitud de patente a cualquiera que solicite verla es –por decir lo menos– complicado. Puede comprender por qué es mucho más fácil vender una solicitud de patente publicada que una inédita.
¿Por qué esperar 18 meses? La razón por la que la Oficina de Patentes espera una solicitud de patente durante 18 meses no es arbitraria. Cuando a la empresa A se le ocurre una nueva idea para un horno tostador, presenta una solicitud de patente para su nueva tecnología. Esos 18 meses de secreto le dan a la Compañía A tiempo para desarrollar su nuevo producto (realizar el diseño, la ingeniería, las pruebas, la creación de prototipos, el empaque, el abastecimiento y otras tareas necesarias para llevar un nuevo horno tostador al mercado) y etiquetarlo con orgullo como “Patente Pendiente”. Y puede hacerlo sin temor a que uno de sus competidores le robe la idea detrás del nuevo horno tostador de la Compañía A. Una vez que se publique la patente y se apruebe la solicitud de patente, “Patente pendiente” se reemplazará con el Número de patente. Si la solicitud de patente NO se aprueba, la “Patente Pendiente” debe eliminarse del producto, pero la Compañía A tuvo un par de años de protección de patente de facto mientras la solicitud de patente estaba en trámite. Dar a los solicitantes de patentes esos 18 meses promueve la innovación, ¡y esa es, en primer lugar, la idea detrás de las patentes!
Sin embargo, esos 18 meses NO proporcionan ningún beneficio al inventor independiente que no tiene una fábrica en la que pueda producir un producto basado en su patente. Si el plan es monetizar su patente –y no comercializarla– no tiene sentido esperar esos 18 meses en secreto.
Nuestro consejo para todos los inventores independientes que no planean comercializar sus patentes pero esperan venderlas, licenciarlas o monetizarlas de otra manera, es solicitar que la Oficina de Patentes publique sus solicitudes de patente inmediatamente para que se conviertan en documentos públicos, haciendo mucho más fácil promoverlas entre posibles compradores y licenciatarios.
Alec Schibanoff es vicepresidente de IPOfferings LLC, una firma líder en intermediación de patentes. Además de la intermediación de patentes, IPOfferings publica un boletín que cubre las nuevas patentes que llegan al mercado. IPOfferings también ofrece servicios de consultoría de propiedad intelectual, ofrece tres valoración de patentes servicios y cuenta con una extensa lista de patentes en venta en su sitio web.
